Urteil Nº 4A 335/2019 Bundesgericht, 29-04-2020
| Judgement Number | 4A 335/2019 |
| Date | 29 avril 2020 |
| Subject Matter | Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht Markenrecht, Namensrecht, Firmenrecht, UWG |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_335/2019
Urteil vom 29. April 2020
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Hohl, Niquille,
Bundesrichter Rüedi, Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Leemann.
Verfahrensbeteiligte
1. Merck KGaA,
2. Merck (Schweiz) AG,
beide vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Roger Staub und Manuel Bigler,
Beschwerdeführerinnen,
gegen
1. Merck & Co. Inc.,
2. Merck Sharp & Dohme Corp.,
3. MSD Merck Sharp & Dohme AG,
4. Werthenstein BioPharma GmbH,
5. MSD Animal Health GmbH,
alle vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thierry Calame und Rechtsanwältinnen Lara Dorigo sowie Dr. Barbara Abegg,
Beschwerdegegnerinnen.
Gegenstand
Markenrecht, Namensrecht, Firmenrecht, UWG,
Beschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Mai 2019 (HG160073-O).
Sachverhalt:
A.
A.a. Merck KGaA (Klägerin 1, Beschwerdeführerin 1) ist eine deutsche Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) mit Sitz in Darmstadt, Deutschland. Sie bezweckt primär die Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln, Arzneimittelgrundsubstanzen, Fein- und Industriechemikalien, Reagenzien sowie Diagnostika. Sie ist für das operative Geschäft der klägerischen Merck-Gruppe zuständig und betreibt dieses unter der Bezeichnung "Merck" unter anderem auch in der Schweiz. Sie beliefert den Markt über ihre Tochtergesellschaften.
Merck (Schweiz) AG (Klägerin 2, Beschwerdeführerin 2) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zug. Sie ist eine Tochtergesellschaft der Klägerin 1 und bezweckt den Vertrieb von Pharmazeutika, Fein- und Industriechemikalien, Laborchemikalien, -instrumenten, -geräten und -verbrauchsmaterial sowie Diagnostika.
Die Klägerin 1 verfügt in der Schweiz unter anderem über folgende im Markenregister eingetragenen (internationalen) Marken:
Die älteste Marke ist die IR-Marke Nr. 177'006 "E. Merck", die am 14. Mai 1954 eingetragen wurde. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis umfasst unter anderem chemische Erzeugnisse, kosmetische Produkte sowie Medikamente, chemische Gesundheits- und Hygieneprodukte, pharmazeutische Produkte und Desinfektionsmittel.
Die IR-Marke Nr. 279'186 "Merck" wurde am 31. Januar 1964 eingetragen, unter anderem für pflanzliche Arzneimittel, chemische Produkte für diverse Zwecke und Anwendungen sowie Medikamente für Tiere und Menschen, Pestizide, Herbizide, pflanzliche und tierische Arzneimittel und chemische Produkte für die Fermentierung.
Die IR-Marke Nr. 547'719 "Merck" wurde am 9. Januar 1990 eingetragen und schützt das Zeichen unter anderem für Farben und Lacke, wissenschaftliche Laborgeräte und Laborinstrumente sowie chirurgische, medizinische, zahnärztliche und tierärztliche Geräte und Instrumente. Die IR-Marke Nr. 1'057'911 schützt den Schriftzug "Merck" und wurde am 7. Oktober 2010 eingetragen, unter anderem für die Behandlung von Materialien, wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Forschung und Design, industrielle Analyse und Forschungsdienstleistungen sowie medizinische und tiermedizinische Dienstleistungen und hygienische Pflege.
Die IR-Marke Nr. 1'137'015 "Merck" wurde am 11. September 2012 eingetragen, unter anderem für pharmazeutische und tiermedizinische Präparate, sanitäre Präparate für medizinische Zwecke, diätetische Substanzen für den medizinischen Gebrauch, Babynahrung und Desinfektionsmittel sowie Telekommunikationsdienstleistungen.
Das bis vor kurzem verwendete Merck-Logo ist geschützt durch die IR-Marken Nr. 770'038 (farbig) und Nr. 770'116 (schwarz-weiss), dies für diverse chemische Erzeugnisse, Seifen und andere kosmetische Produkte, diverse pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse, Babynahrung, Fungizide und Herbizide, diverse wissenschaftliche Instrumente und Geräte, Druckwaren und Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Werbung und Geschäftsführung sowie diverse Dienstleistungen (inkl. das Zurverfügungstellen von Informationen und die Beratung in Gesundheitsfragen, das Zurverfügungstellen von Zugriffszeiten auf Computerdatenbanken mit medizinischen und pharmazeutischen Daten sowie das Zusammenstellen von wissenschaftlichen, medizinischen und pharmazeutischen Berichten, Dokumenten und Informationen).
A.b. Bei Merck & Co. Inc. (Beklagte 1, Beschwerdegegnerin 1) handelt es sich um eine an der New York Stock Exchange (NYSE) kotierte US-Gesellschaft mit Sitz in Kenilworth im Bundesstaat New Jersey. Sie bezweckt diverse Aktivitäten von der Entwicklung bis zur Vermarktung, insbesondere von pharmazeutischen Produkten. Das operative Geschäft und ihre Aussendarstellung im Internet hat sie an ihre Tochtergesellschaft Merck Sharp & Dohme Corp. (Beklagte 2, Beschwerdegegnerin 2) delegiert. Bei dieser handelt es sich ebenfalls um eine Gesellschaft amerikanischen Rechts mit Sitz in Kenilworth, New Jersey, die verschiedene Aktivitäten von der Entwicklung bis zur Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten, Impfstoffen, biologischen Therapien sowie Pflege- und Tiergesundheitsprodukten zu ihrem Zweck erklärt hat.
Als Tochtergesellschaft der Beklagten 2 bezweckt die MSD Merck Sharp & Dohme AG, Zug, (Beklagte 3, Beschwerdegegnerin 3) unter anderem die Produktion, den Kauf und den Verkauf von pharmazeutischen Spezialitäten und Stoffen jeglicher Art auf dem human- und tiermedizinischen Gebiet sowie von Chemikalien jeglicher Art.
Werthenstein BioPharma GmbH (Beklagte 4, Beschwerdegegnerin 4) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Werthenstein/LU. Sie gehört zum Firmenkonglomerat der Beklagten 1 und ist unter anderem für die Entwicklung neuer Medikamente verantwortlich. Zum gleichen Konzern gehört die MSD Animal Health GmbH (Beklagte 5, Beschwerdegegnerin 5) mit Sitz in Luzern; sie bezweckt den Vertrieb von biologischen, immunbiologischen, pharmazeutischen und diagnostischen Präparaten, Chemikalien, Instrumenten usw., insbesondere für die Tierhaltung sowie die Durchführung diagnostischer Untersuchungen.
Den Beklagten stehen in den USA und in Kanada verschiedene Kennzeichenrechte an "Merck" zu.
A.c. Die Vorgeschichte der Streitigkeit reicht weit zurück. Beide Seiten haben ihren Ursprung in derselben Familienunternehmung. Die 1668 in Darmstadt, Deutschland, gegründete Vorgängerin der Klägerin 1 expandierte Ende des 19. Jahrhunderts in die USA und gründete dort 1890 als US-Zweigniederlassung die Beklagte 2, die damals Merck & Co. hiess. Während des Ersten Weltkriegs beschloss die US-Regierung den Trading with the Enemy Act, auf dessen Grundlage die Familie Merck 1918 ihrer Anteile an der Beklagen 2 enteignet wurde. 1919 erwarb der inzwischen US-Staatsbürger gewordene George W. Merck die Anteile von der US-Regierung zurück.
Seit Ende des Ersten Weltkrieges existieren zwei unabhängige Pharmaunternehmen, die beide in den Firmenbezeichnungen ihrer Gesellschaften das Zeichen "Merck" führen. Die mit zunehmender Internationalisierung entstandenen Abgrenzungsprobleme lösten die Parteien während langer Zeit einvernehmlich und vertraglich in dem Sinne, dass die beklagtische Gruppe ausserhalb der USA und von Kanada - also auch in der Schweiz - nicht unter dem Zeichen "Merck" auftrat und umgekehrt die klägerischen Gesellschaften dies in den USA und Kanada nicht taten (Vereinbarung von 1932, Consent Degree von 1945, Vereinbarungen von 1955, 1970 und 1975).
A.d. Die Beklagten verfügen neben "merck.com" über verschiedene weitere Internetpräsenzen mit den Bestandteilen "merck" und ".com" (wie "merck-animal-health.com", "mercknewsroom.com", "merckbooks.com", "merckresponsibility.com" usw.). Zudem unterhalten sie die Internetseiten "msd.com" und "msd.ch". Alle sind in der Schweiz abrufbar. Die Seiten "merck.com" und "msd.com" sind auf Englisch verfasst, die von den Beklagten auf "msd.ch" ausgeschriebenen Stellenangebote teilweise ebenfalls. Die Internetseite "msd.ch" ist neben anderen Sprachen auch auf Englisch verfügbar. Die Internetpräsenz "merck.com" enthält zahlreiche Links auf Unterseiten, wozu auch Präsenzen auf Facebook, Youtube, Twitter und LinkedIn gehören.
Die Klägerinnen sahen in den Internet- und Social Media-Präsenzen der Beklagten Kennzeichenverletzungen und verlangten die Einschränkung der Internetseiten in der Schweiz mittels Geotargeting. Die Beklagten machten im Wesentlichen geltend, dass der Inhalt der entsprechenden Internet- und Social Media-Präsenzen gar nicht erst eine Kennzeichennutzung in der Schweiz darstelle. Umstritten waren zudem einzelne vorgeworfene Kennzeichenverletzungen im Offlinebereich, unter anderem in einer Empfangshalle, auf Visitenkarten usw. Die Klägerinnen stützten sich ausdrücklich nicht auf vertragliche Ansprüche.
B.
B.a. Mit Eingabe vom 6. April 2016 erhoben die Klägerinnen beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage mit den folgenden (im Verfahrensverlauf geänderten) Rechtsbegehren:
"1. a) Es seien die Beklagten 1 und 2 zu verpflichten, innert 30 Tagen nach Rechtskraft des Urteils alle technischen Vorkehrungen zu treffen und umzusetzen (oder treffen und umsetzen zu lassen), welche notwendig sind, damit sämtliche Anfragen von Personen in der Schweiz auf die Domain merck.com und/oder deren Unterseiten (bspw. durch Eingabe der Domain in der Adresszeile eines Browsers oder durch Anklicken von Hyperlinks mit der entsprechenden Domain) unverzüglich und direkt auf die von der Klägerin 1 betrie bene Webseite www.merckgroup.com (bzw. auf jeden anderen durch die Klägerin 1 später bezeichneten Server und die darauf gehostete (n) lnternetseite (n)) umgeleitet werden, ohne dass die Personen in der Schweiz dabei auf Inhalte der Beklagten zugreifen können, wobei diese Verpflichtung als erfüllt gilt, wenn die Beklagten 1 und 2 bspw. eine Geoblocking-Technologie zwecks Umleitung von Anfragen von Internetnutzern mit einer Schweizer IP-Adresse verwenden wie zum Beispiel, nach ihrer Wahl...
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