Arret Nº 4A 61/2021 Tribunal fédéral, 07-09-2021

Date07 septembre 2021
Judgement Number4A 61/2021
SubjectPropriété intellectuelle, concurrence et cartels droit des marques; forme en trois dimensions,
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_61/2021
Arrêt du 7 septembre 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Niquille, Rüedi,
Bovey et May Canellas.
Greffière : Monti.
Participants à la procédure
1. Société des Produits Nestlé S.A.,
2. Nestlé Nespresso SA,
représentées par Me Amédée Kasser et Me Ralph Schlosser, avocats,
recourantes,
contre
1. A.________,
2. B.________,
représentés par Me François Besse, avocat,
intimés.
Objet
droit des marques; forme en trois dimensions,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
8 décembre 2020 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (n° 27/2020; CM11.036478).
Faits :
A.
A.a. Dans les années 1970, la Société des Produits Nestlé S.A. (ci-après: Nestlé SA) a cherché à offrir aux consommateurs du café expresso à l'italienne d'une qualité aussi bonne que dans un bar à café italien. Elle a conçu une capsule hermétique contenant une dose de café moulu ainsi qu'une machine à café "Nespresso" dans laquelle doit être insérée la capsule.
Nestlé SA a obtenu un brevet sur la capsule en décembre 1976. Le brevet était illustré par deux figures, la seconde représentant la capsule lors de son utilisation:
Le descriptif mentionnait notamment les éléments suivants:
- La cartouche est constituée d'un corps en tôle d'aluminium ayant la forme générale d'un tronc de cône aigu, avec une bordure à la base. La conicité par rapport à l'axe est de 2 à 20°, de préférence 10° environ (soit 20° d'angle au sommet). On obtient ainsi une meilleure résistance à l'écrasement et on facilite la sortie de la cartouche de son logement après utilisation.
- La conicité du logement correspondant à celle du corps, le serrage de l'organe maintient bien la cartouche et contribue à sa résistance à la pression interne.
Le brevet a été radié le 16 décembre 1996, à l'issue de la durée maximale de protection.
Un brevet européen a également été délivré pour cette capsule; il a été radié le 31 janvier 2005 après treize annuités.
Une deuxième génération de machines et de capsules a été mise en place en 1992. La forme du compartiment à capsule a connu des évolutions au fil du temps, mais pas de bouleversements majeurs.
Nestlé SA est devenu le plus important distributeur de café en portions individuelles en Suisse. Ses capsules sont vendues exclusivement dans les boutiques Nespresso et sur Internet. Elles connaissent un vif succès. Elles se présentent ainsi:
A.b. Le 29 juin 2000, Nestlé SA a déposé auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) une demande d'enregistrement de la forme suivante, concernant la classe 30 relative aux cafés, extraits de café et préparations à base de café:
L'IPI a tout d'abord refusé l'enregistrement en arguant du fait que la forme ne différait pas de manière essentielle de la forme banale, qu'elle ne restait pas gravée dans la mémoire des consommateurs, appartenait dès lors au domaine public et devait rester à la libre disposition des concurrents.
Suite aux observations déposées par Nestlé SA, l'IPI a finalement enregistré la forme sous le numéro 486 889 avec la mention "marque imposée". La protection a pris effet le 29 juin 2000; elle a été renouvelée depuis lors, la dernière fois le 22 mai 2020.
Le 15 juillet 2001, la marque tridimensionnelle a été enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Divers Etats ont refusé d'accorder la protection à cette marque, provisoirement ou définitivement. L'Allemagne a opposé un refus provisoire avant d'accepter l'inscription le 3 avril 2003. Nestlé SA a renoncé à la protection de la marque dans certains Etats, dont le Royaume-Uni.
En avril 2002, Nestlé SA a essuyé un refus d'enregistrement émanant de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), au motif que la forme n'avait pas acquis de caractère distinctif.
A.c. Les sociétés Ethical Coffee Company SA et Ethical Coffee Company (Suisse) SA (ci-après: les sociétés Ethical Coffee) ont élaboré une capsule de café compatible avec le système Nespresso et biodégradable, à base de fibres végétales et d'amidon. Elles les ont commercialisées en France dans les magasins Casino dès mai 2010. En Suisse, des capsules ayant l'aspect suivant ont été vendues dès la fin septembre 2011 dans les magasins de la chaîne Media Markt:
Le 30 septembre 2011, Nestlé SA et Nestlé Nespresso SA (ci-après: les sociétés Nestlé) ont saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une requête de mesures provisionnelles visant à interdire aux sociétés Ethical Coffee de commercialiser leurs capsules. La seconde requérante détient les droits de propriété intellectuelle pour les capsules et machines à café Nespresso, à la faveur d'un contrat de licence.
Les sociétés Ethical Coffee ont produit une étude de faisabilité des formes de capsules compatibles avec le système Nespresso, effectuée par une société qu'elles avaient mandatée (C.________ Sàrl). Le rapport du 8 novembre 2011 (complété le 12 décembre 2011) conclut que toute capsule se voulant compatible avec le système Nespresso doit répliquer la forme intérieure du compartiment de la machine (chambre conique avec fond conique), à l'instar de la capsule Nespresso, pour les raisons suivantes:
- On dispose ainsi d'un volume utile de 9,8 cm³ au minimum, espace permettant de stocker quelque 5 g de café moulu;
- La capsule est guidée correctement lors de la fermeture du compartiment de la machine, de sorte que l'étanchéité est garantie;
- La capsule est suffisamment perforée par les aiguilles logées au fond du compartiment, ce qui assure le passage de l'eau dans la capsule et limite la perte de pression;
- La forme de la capsule limite la quantité d'eau perdue en fin d'extraction, phénomène lié au volume mort (différence entre le volume de la capsule et le volume du compartiment à capsule); on pare ainsi au risque de débordement du bac de déversement (égouttoir). La requête des sociétés Nestlé a été admise par ordonnance provisionnelle du 11 novembre 2011. Cette décision a été annulée par la cour de céans au motif que le juge cantonal ne pouvait statuer sans disposer d'une expertise technique sommaire réalisée par un expert indépendant, dès lors qu'il était confronté à une question technique controversée et décisive (arrêt 4A_36/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.4).
E1.________, expert en propriété industrielle agréé auprès de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation française, a été désigné pour effectuer une telle expertise. Dans son rapport du 30 novembre 2013, il s'est prononcé sur cinq formes alternatives "fictives" suggérées par les sociétés Nestlé (cf. consid. 6.8 infra). A l'époque, la grande majorité des capsules concurrentes étaient pré-perforées (cf. consid. 6.7.3 infra). L'expert n'avait eu entre les mains que deux capsules concurrentes qui ne l'étaient pas. Il a confirmé divers points de l'étude de faisabilité précitée.
Par ordonnance du 15 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour civile vaudoise a finalement rejeté la requête de mesures provisionnelles, considérant qu'à l'aune de l'expertise sommaire, la forme de la capsule Nespresso était techniquement nécessaire. En conséquence, il a révoqué l'interdiction de commercialiser les capsules Ethical Coffee.
A.d. Peu auparavant, soit le 10 juillet 2014, l'Office allemand des brevets et des marques (Deutsches Patent- und Markenamt) avait révoqué la protection de la marque de forme internationale sur le territoire allemand pour les produits de la classe 30. Il agissait sur requête d'Ethical Coffee Company SA (cf. au surplus consid. 6.4 infra).
B.
B.a. Alors que la procédure provisionnelle était encore en cours, les sociétés Nestlé ont déposé une demande principale devant la Cour civile vaudoise le 29 février 2012. Cette autorité était requise de signifier aux sociétés Ethical Coffee l'interdiction de vendre, distribuer, promouvoir, exporter, entreposer ou utiliser dans le commerce, de quelque autre manière que ce soit, les capsules de café représentées ci-dessus (let. A.c), sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Les demanderesses fondaient leurs prétentions sur le droit des marques et le droit de la concurrence déloyale.
Les sociétés Ethical Coffee ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au constat de la nullité de la marque suisse n° 486 889 (let. A.b supra) pour tous les produits protégés en classe 30. Cette marque devait être radiée par l'IPI dans les dix jours à compter du jugement définitif et exécutoire.
B.b. Une expertise sur la notoriété de la marque a été confiée à E2.________. Un sondage a été effectué entre août et septembre 2015 auprès de 1112 personnes domiciliées en Suisse alémanique (68%), romande (23%) et italienne (9%).
Les photos d'une capsule Nespresso photographiée sous deux angles différents (ne montrant pas le couvercle en aluminium revêtu de la marque Nespresso) ont été soumises aux sondés.
48% ont identifié une capsule de café sans donner de marque,
23% ont identifié une capsule,
19% ont spontanément parlé de Nespresso ou de capsules Nespresso,
1% ont mentionné Nestlé.
Interpellés sur la possibilité d'attribuer ou non cette capsule à un fabricant ou à une marque précise, 58% des sondés ont répondu par l'affirmative, tandis que 35% étaient d'un avis contraire; 7% n'avaient pas d'avis.
Invités à donner le nom du fabricant ou de la marque, 49% des sondés ont répondu Nespresso, 6% Nestlé, 1% Expresso; 40% n'ont pas été interrogés.
A la question de savoir quel élément avait permis aux sondés de reconnaître la marque ou le fabricant,
29% ont désigné la forme/la forme typique/le design,
2% le fond/le couvercle,
1% le bord/les arrondis,
1% les rainures,
2%...

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